裁判要旨
转让注冊商标的，商标注冊人对其在同一种商品或服务上注冊的近似的商标，或者在类似商品或服务上注冊的相同或者近似的商标，应当一并转让，未一并转让的由国家知识产权局商标局（下称商标局）通知其限期改正，期满未改正的视为放弃转让该注冊商标的申请。
案情簡介
原告方某與被告上海名仕皮具護具有限公司（下稱名仕公司）于2013年5月5日簽訂了“革工房”品牌許可合同，並一次性支付了品牌許可費。後因承租門面爲違法建築物，方某無法找到合適門面，並認爲名仕公司違法轉讓與第7721313號“革工房”商標相近似的第8386010號“L&C皮革工房”商標，遂向名仕公司提出解約，但名仕公司不同意返還品牌許可費。方某向法院提起訴訟，請求解除雙方簽訂的品牌許可合同，並判令名仕公司返還品牌許可費、保證金等各項費用。名仕公司提起反訴稱，房屋租賃問題是由方某自身原因造成，名仕公司沒有過錯，合同不應解除，據此請求法院確認方某系違約解除合同，並賠償其損失。
法院经审理查明，2009年9月24日，名仕公司提交了第7721313号“革工房”商标的注冊申请，2011年1月21日被核准注冊使用在服装翻新、修补衣服、皮革保养等第37类服务上，2013年10月27日盛尚公司经核准受让取得该商标。2010年6月11日，名仕公司提交了第8386010号“L&C皮革工房”商标的注冊申请，2012年7月14日被核准注冊使用在服装翻新、修补衣服、皮革保养等第37类服务上。
經審理，一審法院認爲由于方某自身的過失沒有查清房屋産權狀況致使無法履行合同，其通知解除合同缺乏理由，名仕公司未將近似商標一並轉讓的行爲無效，但並不存在違約開設加盟店的行爲。據此，一審法院判決解除雙方合同、名仕公司返還方某部分費用、方某支付名仕公司違約金。方某不服一審判決提起上訴，二審法院維持了原判。
案件評析
根据我国商標法第四十二条规定，转让注冊商标的，商标注冊人对其在同一种商品上注冊的近似的商标，或者在类似商品上注冊的相同或者近似的商标，应当一并转让。这一规定系2013年商標法进行第三次修改时新增加的条款，旨在防止因注冊商標轉讓导致消费者对商品来源产生混淆以及导致他人或者公共利益受到损害。根据商標法实施条例第三十一条规定，转让注冊商标，商标注冊人对其在同一种或者类似商品上注冊的相同或者近似的商标未一并转让的，由商标局通知其限期改正；期满未改正的，视为放弃转让该注冊商标的申请，商标局应当书面通知申请人。
該案涉及分割轉讓近似商標是否導致轉讓合同無效，而這一問題的關鍵在于商標法第四十二條第二款法律性質的認定，即該條款系管理性強制規定還是效力性強制規定，如系管理性規定則轉讓合同有效，如系效力性規定則轉讓合同無效。在區分上述條款是管理性規定與效力性規定時，首先要查明關于強制性規定是否有明確具體的法律條文，而且這一法律條文是否對違反這一強制性規定的行爲作出了確定的否定性評價，如果確實給出了否定性評價，則合同無效或者不成立，上述條款便屬于效力性強制性規定。如果法律法規沒有明確規定違反這一強制性規定的合同無效或者不成立，也可以從保護國家利益和社會公共利益的角度出發，合同若違反了強制性規定並且繼續有效將會與國家公共利益發生嚴重的沖突，在這種情況下，應將這一規定歸爲效力性強制性規定。如果法律法規沒有明確規定合同無效或不成立，從保護國家利益和社會公共利益的角度出發，即使合同違反了強制性規定並且繼續有效也不會與國家公共利益發生沖突，並且不會對其造成損害，只是會對當事人的利益造成損害，則上述條款應屬于管理性強制規定。
我国商標法并没有明确规定分割转让近似商标的法律后果，但根据商標法实施条例规定，未一并转让的由商标局通知其限期改正，期满不改正的视为放弃转让该注冊商标的申请，商标局应当书面通知申请人。从上述规定来看，对于分割转让注冊商标的合同，并未直接否定其合同效力。实践中，涉及商标一并转让的纠纷情况复杂多样，在商事交易中，商标注冊人对其近似商标注冊的数量是清楚的，而受让人对此则处于信息不对称的地位，如果商标注冊人选择分割转让部分商标，当商标受让人事后知晓商标注冊人还有其他近似商标未转让提起诉讼要求转让剩余商标时，如果认定双方签署的分割转让商标合同无效，显然无法保障受让人的利益。而且，如果认定分割转让商标合同无效，也导致与商標法条例中有关要求一并转让剩余商标的规定冲突，因为该合同无效，也不存在后续一并转让问题。此外，分割转让近似商标虽可能导致市场混淆，但解决该问题的方式并非使商標轉讓合同无效。商标受让人取得商标权并非转让合同签署之时，而是商标局核准公告之日，商标局对于商标注冊人是否进行了一并转让需进行审查，一定程度上可以防止分割转让注冊商标所产生的不良后果。商標轉讓人如果一并转让，则其先期签署的分割转让注冊商标的合同当然无效；如果商標轉讓人拒绝一并转让，其签署的分割转让合同仍然有效，但商標轉讓人应当向受让人承担违约责任。（上海知识产权法院 范静波）
